Этапыэкспертизы объектов техники на патентную чистоту
ОБЩЕПРИНЯТЫЕСОКРАЩЕНИЯ
БД – база данных
ВОИС – Всемирнаяорганизация интеллектуальной собственности
ЕПО – Европейскаяпатентная организация
ЕАПО – Евразийскаяпатентная организация
ИЗ — изобретение
МПК – Международнаяпатентная классификация
МКПО – Международнаяклассификация промышленных образцов
НКИ – Национальнаяклассификация изобретений
ПМ – полезная модель
ПО – промышленный образец
РФ – Российская Федерация
СПА – справочно-поисковыйаппарат
ТЗ – товарный знак
Патентная чистота – этоюридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он не нарушаетдействующих в данной стране исключительных прав интеллектуальной (в том числепромышленной) собственности, что он не нарушает действующих в данной странеисключительных прав интеллектуальной (), принадлежащих третьим лицам, и можетбыть свободно реализован в этой стране.
Патентная чистота –понятие относительное: она определяется только в отношении конкретных стран итолько на определенную дату, что обусловлено территориальностью и срочностьюдействия охранных документов.
Экспертиза на патентнуючистоту проводится для определения возможности беспрепятственного использованияобъекта в определенной стране (странах) и разработки рекомендаций пообеспечению условий использования объекта, не нарушающих патентов третьих лиц.Она заключается в поиске и установлении всех действующих в интересующей стране(странах) патентов на различные виды промышленной собственности, имеющихотношение к данному объекту, их анализе, исследовании условий, способствующихбеспрепятственному использованию объекта на данной территории.
Несмотря на то, что объемэкспертизы на патентную чистоту зависит от категории (вида) объекта техники,подлежащего экспертизе, существует общая методика экспертизы на патентую чистоту,рассмотренная, в частности, В.В. Шведовой в учебнике «Исследование патентнойчистоты объектов».
Как правило, экспертизаобъектов техники включает три стадии.
Первая стадия экспертизызаключается в разработке программы предстоящей проверки с учетом всех конкретныхособенностей и задач. Она включает оценку проверяемого объекта и условий егопроверки на патентную чистоту, выбор оптимальной методики проверки на основанииэтих условий, подготовку всех необходимых исходных данных и материалов дляпроведения проверки.
Этапы первой стадииэкспертизы:
1) Оценка условий ивыбор оптимальной методики экспертизы данного объекта, определение странпроверки.
Выбор методики экспертизызависит, прежде всего, от проверяемого объекта (изобретение, полезная модель,промышленный образец), определяющего виды промышленной собственности, вотношении которых необходимо проверять данный объект на патентную чистоту, и отцели исследования (обеспечение патентной чистоты вновь создаваемого объекта илиуже созданного и выпускаемого). Определение стран проверки основывается на том,на какой территории предполагается выпуск или реализация объекта.
2) Изучениеособенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводитсяпроверка объекта на патентную чистоту.
Данный этап предполагаетизучение тех норм патентного законодательства страны (стран), которые могутоказать значительное влияние на методику проведения экспертизы. Сюда относятся,например, виды интеллектуальной собственности, подлежащие охране в даннойстране (странах), охраноспособные и неохраноспособные объекты, требования ккритериям патентоспособности, сроки действия охранных документов, особенностипроцедуры рассмотрения заявок и т.д.
3) Выбор техническихрешений и других элементов, подлежащих экспертизе.
Объектом проверки можетбыть как сложное изделие, состоящее из многочисленных технических решений, таки деталь. Выбор технических решений, подлежащих проверке, зависит от объектаисследования и определяется категорией проверяемого объекта техники, характероми особенностями самого объекта, стадиями разработки конструкторскойдокументации, сложностью объекта, количеством его составных частей и элементов,объемом выпуска, реализации, экспорта объекта, степенью и сроками известностиобъекта, его узлов.
4) Выборкомплектующих (готовых изделий и полуфабрикатов), сведения о патентной чистотекоторых должны быть учтены.
Целью данного этапаявляется установление перечня комплектующих изделий и полуфабрикатов, сведенияо патентной чистоте которых должны быть приняты во внимание при оценкепатентной чистоты объекта в целом.
Под комплектующимиизделиями понимаются изделия предприятия-поставщика, применяемые как составнаячасть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем.
Здесь большую роль играютмасштабы выпуска изделия, поскольку в изделиях массового производства проверкеподлежит большинство комплектующих, а в устройствах, выпускаемых небольшимипартиями – только наиболее существенные, влияющие на техническиехарактеристики, показатели, свойства устройства.
Сведения о патентнойчистоте комплектующих изделий запрашиваются у поставщика или разработчика этихизделий. Перечень комплектующих, по которым запрошена документация, отражаетсяв форме В.6.3. ГОСТа Р.15.011-96.
5) Определение иподбор технической документации на данный объект для проведения экспертизы напатентную чистоту.
Цель данного этапа –подобрать для проведения экспертизы на патентую чистоту документацию, в которойс исчерпывающей полнотой показаны и описаны все технические решения, отобранныедля проверки по патентным фондам. Необходимо использовать только последнюю (повремени разработки) техническую документацию, с отраженными в ней всемиизменениями и дополнениями.
6) Определениеклассификационных рубрик для всех технических решений и других элементов,подлежащих проверке на патентную чистоту.
На данном этапе важнейшейзадачей является установление необходимого и достаточного числаклассификационных рубрик, обеспечивающих обнаружение всех без исключения нужныхдля данного случая охранных документов в возможно более ограниченном массивепатентной документации. При этом необходимо помнить, что помимо международныхсистем классификации (МПК, МКПО), существуют также национальные системы — НКИ(США, Великобритания), а также Европейская патентная классификация (ЕПК) – дляевропейских патентов и заявок.
Особенность национальныхсистем классификации заключается в том, что за основу взят либо отраслевой(предметный), либо функциональный (тождественность функций или эффекта)принцип.
Что касается международныхклассификаций, то здесь необходимо учитывать регулярное переизданиеклассификаций в новой редакции (каждые 5 лет для МПК).
7) Выбор патентнойдокументации для проведения проверки.
На данном этапенеобходимо определить для каждой из стран тот вид патентной информации, которыйобеспечивает возможность ознакомления со всеми без исключения в данной странеохранными документами, относящимися к проверяемому объекту.
Вид документацииопределяется этапом экспертизы. Так, на этапе первоначального поиска патентнойинформации, имеющей отношение к проверяемому объекту, необходимо использованиетолько тех официальных источников, которые содержат сведения обо всехдействующих охранных документах, при этом полнота сведений отходит на второйплан. К таким источникам относят официальные патентные бюллетени, официальныесборники охранных документов и т.п. («Изобретения, Полезные модели» и т.д.). Кболее информативным источникам прибегают уже на последующих этапах, когданеобходимо провести детальный анализ патентов, используя при этом полныеописания изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
8) Формированиепрограммы для проведения экспертизы.
Программа проведенияисследования на патентную чистоту объекта составляется по результатам работы напервых 7 этапах первой стадии экспертизы во всех случаях, когда она проводитсякак самостоятельная работа вне рамок общих патентных исследований по ГОСТР.15.011-96.
Вместо программы можетбыть разработан регламент поиска в соответствии с действующим стандартом ГОСТР.15.011-96.
Программа экспертизывключает в себя:
— вводную часть (сведенияоб организации, разработавшей объект, времени его разработки,заводе-изготовителе, начале производства, цель экспертизы, страны, в отношениикоторых она будет проводиться);
— краткую характеристикупроверяемого объекта, включая сведения об отечественных изобретениях (ПМ, ПО),использованных при разработке объекта, данные об изобретениях (ПМ, ПО),созданных в ходе разработки объекта, сведения об иностранных фирмах, выпускающих/разрабатывающиханалогичную продукцию;
— перечень техническихрешений, подлежащих проверке по патентным фондам (этап 3) с указаниемреквизитов технической документации (этап 5) и классификационных индексов длякаждого из них (этап 6);
— перечень существенныхдля объекта технических решений, которые ввиду их давней известности попатентным фондам можно не проверять;
— перечень комплектующихизделий, сведения о патентной чистоте которых необходимо получить (этап 4);
— перечень видовпромышленной собственности, которые наряду с изобретениями должны быть учтеныпри экспертизе (ПМ, ПО, ТЗ и т.д.);
— перечень патентнойдокументации (электронных БД), привлекаемых для проведения первоначальногопоиска;
— другие сведения,существенные для проведения экспертизы данного объекта на патентную чистоту.
Составленная программадолжна быть согласована с должностным лицом, ответственным заразработку/изготовление объекта в целом, и с руководителем патентногоподразделения организации.
Вторая стадия экспертизысостоит в проведении поиска патентов и других охранных документов, которыемогут иметь отношение к проверяемому объекту, их изучении и анализе,рассмотрении и оценке других обстоятельств, на основании которых можно будетсделать вывод о патентной чистоте объекта и возможностях его реализации.
На этой стадиипривлекается вся необходимая патентная документация, включая официальныеиздания патентных ведомств соответствующих стран, справочно-поисковый аппарат(СПА) к ним, полные описания к патентам на изобретения и полезные модели,другие материалы.
Этапы второй стадииэкспертизы:
9) Поиск патентов идругих охранных документов, которые могут иметь отношение к проверяемомуобъекту.
Этот этап выполняется вовсех случаях проведения экспертизы объекта на патентную чистоту; его результатыопределяют необходимость выполнения остальных этапов второй стадии экспертизы.
Патентный поискподразделяется на:
— предметный илитематический поиск – поиск патентов по классификационным рубрикам,соответствующим выделенным для проверки техническим решениям;
— фирменный или именнойпоиск – поиск патентов по фирмам-патентообладателям, специализирующимся вопределенной области;
— смешанный иликомбинированный поиск;
— поискпатентов-аналогов;
— поиск с цельюустановления правового статуса охранного документа;
— поиск с цельюопределения правомерности выдачи охранного документа;
— нумерационный поиск.
10) Систематизация,предварительная оценка и отбор обнаруженных патентов, проверка ихдействительности.
Для систематизацииотобранной патентной документации могут быть использованы следующие критерии:
— страны (сиспользованием хронологического порядка);
— технические решения;
— фирмы;
— оставшийся срокдействия охранных документов.
Выбор того или иногокритерия систематизации найденных патентов позволяет решить определенныезадачи. Так, например, систематизация по фирмам позволяет решить вопрос опроведении именного поиска или поиска патентов-аналогов, в процессе которых, всвою очередь, могут быть обнаружены неучтенные ранее классификационные рубрики,имеющие значение для исследуемого объекта.
11) Детальный анализотобранных патентов.
Самый сложный этапэкспертизы, цель которого состоит в том, чтобы установить, используется или неиспользуется запатентованное техническое решение в исследуемом объекте.
Для анализа используютсяполные описания к отобранным охранным документам, позволяющие получить полную идостаточную информацию, необходимую при сопоставлении признаковзапатентованного технического решения с соответствующими признакамиисследуемого объекта.
Здесь важно, в частности,определение системы построения патентной формулы, влияющей на объем прав попатенту. Наиболее распространены германская и американская системы,отличающиеся по общей структуре патентной формулы, т.е. принципу связи междуотдельными пунктами многозвенной формулы, и структуре изложения отдельныхпунктов формулы – разделение на ограничительную и отличительную части (германскаясистема) или отсутствие такого разделения (американская система).
Также особенное вниманиена данном этапе уделяется расширительному толкованию формулы на основе установленияэквивалентности каждого из неиспользованных или несовпадающих признаков одномуили нескольким существенным признакам исследуемого объекта.
Сущность теорииэквивалентов состоит в том, что отсутствие идентичных признаков с заменой их наравноценные, совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату, такжеявляется нарушением прав патентовладельца.
Методика анализа описанияк патенту предусматривает, прежде всего, выявление сходства между изобретениеми проверяемым объектом.
12) Поискпатентов-аналогов и их анализ.
Патенты-аналоги – этопатенты, выданные на одно и то же изобретение в нескольких странах.
13) Проверкаправомерности выдачи «мешающих» патентов.
При установлении фактаподпадания проверяемого объекта хотя бы под один пункт патентной формулыанализируемого объекта, делается вывод об отсутствии патентной чистоты объекта,а патент рассматривается как «мешающий». Проверка правомерности выдачи«мешающего» патента может помочь выявить основания для его опротестовании илиоспаривания в суде.
Третья, заключительная,стадия экспертизы представляет собой процесс оценки объема возможных претензийв случае нарушения патента, исследования правомерности его выдачи, подготовкиобоснованных выводов и рекомендаций по результатам экспертизы, документальногооформления результатов экспертизы.
Этапы третьей стадииэкспертизы:
14) Оценка возможногообъема претензий владельца нарушенного патента.
Предварительная оценкавозможных претензий владельца нарушенного патента проводится, когда установленфакт подпадания объекта или его частей под действие патента в одной илинескольких странах.
Определение объемапретензий зависит, прежде всего, от вида объекта промышленной собственности.Так, например, для устройств и веществ он может быть определен из общей суммыпродаж за весь период нарушения патента и полученной прибыли.
15) Вывод ирекомендации.
В случае если экспертизана патентную чистоту проводилась на стадии разработки и проектирования объекта,в качестве рекомендаций могут быть обозначены изменения, которые необходимовнести в разрабатываемый объект для обхода «мешающих» патентов без ухудшениякачества объекта.
Если же речь идет обисследовании патентной чистоты объекта на этапе его реализации, то при отсутствиитаковой, могут рассматриваться варианты приобретения лицензий с передачей правна использование соответствующей промышленной собственности.
16) Документальноеоформление результатов экспертизы.
Цель этапа – составлениезаключения о результатах проверки объекта на патентную чистоту.
Будучи одной из задачпатентных исследований, экспертиза на патентную чистоту выполняется всоответствии с порядком, предусмотренным ГОСТ Р.15.011-96 (раздел 6).
Для оформлениярезультатов исследования патентной чистоты объекта применяются специальныеформы, к которым, в частности, относятся:
— задание на проведениепатентных исследований;
— регламент поиска;
— отчет о поиске;
— патентный формуляр.
В силу спецификипроводимых на каждой стадии экспертизы работ, они могут выполняться либо наместе (в организации), либо в различного рода документальных фондах. Так,например, этапы первой и третьей стадий экспертизы объекта техники на патентнуючистоту в полном объеме могут проводиться непосредственно на месте, посколькуне требуют привлечения специальных источников информации, за исключениемклассификаторов видов промышленной собственности, СПА к ним и другихвспомогательных материалов, имеющихся, как правило, в организациях и напредприятиях.
В своюочередь вторая стадия экспертизы, непосредственно представляющая собой работу спатентной документацией, включая официальные издания патентных ведомствсоответствующей страны (стран), СПА к ним, полные описания изобретений иполезные модели и другие материалы, чаще всего выполняется на базетерриториальных и отраслевых патентных фондов, а также Всероссийской патентно-техническойбиблиотеки (ВПТБ). Кроме того, на этой стадии широко используется поиск в сетиИнтернет, поскольку большинство патентных ведомств ведущих стран мира формируютэлектронные базы данных и предоставляют бесплатный доступ к ним. Так, например,на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) РФ по адресу www.fips.ru можно получить доступ не только креферативным и полнотекстовым БД российских патентных документов, созданных наоснове официальных публикаций Роспатента, но и к поисковым страницам ряда страни международных организаций (ВОИС, ЕПО, ЕАПО).
Кроме того, в зависимостиот конкретных случаев проведения экспертизы, характера проверяемого объекта ивида работ, некоторые этапы экспертизы выполняются в полном объеме, другие –частично, третьи — могут не выполняться вообще.
СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Методическиерекомендации по проведению патентных исследований.- М.: ВНИИПИ, 1984.- 196 с.
2. Система разработки ипостановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследованийГОСТ 15.011-82.- М.: Издательство стандартов, 1984. – 24 с.
3. Скорняков Э.П.Использование Интернета при проведении патентных исследований.- 2-е изд., доп.и перераб./ Э.П. Скорняков, В.Р. Смирнова, С.В. Гаврилов.- М.: ИНИЦ Роспатента,2005. – 66 с.
4. Скорняков Э.П.Патентные исследования: Учеб.пособ./ Э.П. Скорняков, М.Э. Горбунова.- М.:РГИИС, 2005. – 192 с.
5. Шведова В.В.Исследование патентной чистоты объектов: Учебник/ В.В. Шведова.- М.: РГИИС,2006.- 288 с.
6. Шведова В.В.Особенности исследования патентной чистоты на различных стадиях реализацииобъектов: Учебник/ В.В. Шведова.- М.: РГИИС, 2007.- 116 с.